STJ mantém anulação da marca Joca-Cola, mesmo após renúncia da fabricante

A renúncia administrativa ao registro de marca não extingue a ação judicial que busca sua anulação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou essa posição ao manter a decisão da Justiça Federal, que declarou a nulidade da marca de refrigerantes Joca-Cola, mesmo após a fabricante – uma indústria situada em Goiás – ter renunciado ao seu registro.

Um mês antes da renúncia, a Coca-Cola Indústrias Ltda. e a The Coca-Cola Company haviam ajuizado uma ação de abstenção de uso e nulidade do registro, solicitando também indenização por danos morais e materiais. A Coca-Cola argumentou que a semelhança fonética entre os nomes poderia criar confusão e uma associação indevida entre as marcas aos consumidores. A empresa goiana sustentou que, com a renúncia, haveria perda do objeto da ação.

O juiz responsável pela primeira instância, considerando a segurança jurídica, decidiu dar continuidade à ação para proteger os direitos das empresas da Coca-Cola em possíveis litígios futuros. A sentença excluiu a indenização, mas decretou a nulidade da marca. Em apelação, a indústria goiana reiterou o pedido de reconhecimento da perda de objeto, mas a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Em recurso especial, a fabricante afirmou que já havia renunciado ao registro da Joca-Cola antes de ser citada na ação da Coca-Cola e que o produto nunca foi comercializado devido a problemas financeiros, além de não ter causado prejuízos às autoras da ação.

No STJ, a ministra relatora, Nancy Andrighi, negou provimento ao recurso, destacando que os efeitos da renúncia ao registro são aplicáveis apenas para o futuro (ex nunc). Em contraste, a nulidade do ato que concedeu o registro efetua efeitos retroativos (ex tunc), conforme estabelecido no artigo 167 da Lei de Propriedade Industrial.

A relatora afirmou que, diferentemente da nulidade, a renúncia não aborda a presença de vícios no registro. O ato administrativo possui presunção de legalidade e, portanto, deve-se proteger os direitos e obrigações gerados durante sua vigência.

Outro aspecto discutido pela empresa goiana referiu-se à ausência de necessidade de perícia judicial em primeira instância, que, segundo a ministra, não configura ilegalidade, pois cabe ao magistrado conduzir a instrução probatória. O pedido para que o INPI fosse condenado a arcar solidariamente com os ônus sucumbenciais foi negado, assim como a confirmação da multa imposta por três embargos considerados protelatórios pela Justiça Federal e o aumento dos honorários de sucumbência para 20%.